В целях охраны интересов потребителей при уступке обозначения Закон РФ о товарных знаках (ч. 2 ст. 25) установил существенное ограничение для совершения рассматриваемых сделок. Уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовления. Указанное ограничение сформулировано в Законе РФ о товарных знаках достаточно размыто, что вызывает определенные трудности при заключении рассматриваемых договоров. Тем не менее, опираясь на содержание положений приведенного нормативного акта, а также принимая во внимание рекомендации специалистов Роспатента, можно привести примерный перечень ситуаций, позволяющих рассматривать уступку товарного знака как вводящую в заблуждение потребителей: во-первых, если уступка обозначения осуществляется в отношении части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых владелец знака сохраняет за собой право на товарный знак; во-вторых, если уступка знака осуществляется в отношении обозначения, признанного в установленном порядке общеизвестным; в-третьих, если лицу, находящемуся в другом географическом объекте, уступается товарный знак, включающий как неохраноспособный элемент обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара; в-четвертых, если уступка товарного знака осуществляется в отношении обозначения, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирму.[445]
Следует отметить, что применение ч. 2 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках вызывает определенные сложности и при разрешении споров, связанных с товарными знаками, арбитражными судами. К примеру, товарищество с ограниченной ответственностью «Мила-форм» обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу закрытого типа «Производственное объединение “ТОС”» о запрещении выпуска товаров с товарными знаками «Аурон», «Соматон», «Витаон». Владельцем указанных обозначений являлся истец на основании зарегистрированных в 1995 г. сделок об уступке ему товарных знаков Фондом имени В. В. Караваева. Ответчик иска не признал, считая свои действия правомерными, ибо он использовал соответствующие товарные знаки на основе договоров, заключенных с Фондом имени В. В. Караваева в 1992 г. Кроме того, ответчик полагал, что договоры по уступке товарных знаков ТОО «Мила-форм» ничтожны, так как они создают искаженное представление о товаре и его изготовителе. В качестве доказательства акционерное общество предоставило предписание Департамента фармации, запрещающее ТОО «Милаформ» реализацию товаров из-за их ненадлежащего качества. Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил предыдущие решение и постановление по этому делу и в иске отказал, признав сделки по уступке товарных знаков ничтожными ввиду их противоречия ст. 23, 25 Закона РФ о товарных знаках. Суд счел, что в данном случае имеет место введение в заблуждение потребителей относительно товара, препятствующее уступке товарного знака. В свою очередь, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ своим постановлением № 2238/96 от 22 октября 1996 г. постановление Федерального арбитражного суда Московского округа по данному делу отменил, отметив, что в п. 2 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках предусмотрены случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его изготовителе, способное повлиять на решение потребителя.[446]
Следовательно, указанная правовая норма была применена судом неправильно, так как факты, на которые указал суд (изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем), не могут служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной.Таким образом, в соответствии с законодательством по товарным знакам условие о качестве товаров приобретателя права на товарный знак не является существенным условием договора об уступке обозначения, в отличие от лицензионного соглашения. Вместе с тем это нередко приводит к нарушению интересов потребителей, а также к дискредитации авторской репутации ученых – разработчиков соответствующей продукции.
В отношении же п. 2 ст.25 Закона РФ о товарных знаках можно отметить, что неопределенность формулировки указанной нормы позволяет блокировать практически любой договор об уступке товарного знака. Кроме того, можно согласиться с А. П. Сергеевым, что «по смыслу закона запрет на уступку товарного знака, если последняя может явиться причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя, связывается прежде всего с качеством тех товаров, которые маркируются данным товарным знаком».[447]
Поэтому необходимо ввести в названный нормативный акт ряд дополнительных положений, раскрывающих основания, при которых уступка товарного знака может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.