Своровали? Накажи! Книга о защите интеллектуальных прав

Классы МКТУ № 8 и № 9 нужны магазину электроники только на очень далекую перспективу, если он когда-нибудь запустит собственную линейку электронных товаров и инструментов под своей маркой. А сейчас нужен товарный знак на класс услуг № 35 с формулировкой «услуги розничной продажи товаров с использованием интернет-сайтов» или «деятельность интернет-магазинов по продаже товаров». Такой услуги в перечне этой заявки нет, про класс № 35 юрист компании, видимо, не знал.

А теперь деликатный нюанс. Расширить перечень после подачи заявки уже нельзя. Либо подавай еще одну заявку на новые классы, либо живи со знаком, который не защищает тебя в том единственном классе, ради которого создавался. Каково, а?

Собирается консилиум поверенных, все советуются и дальше начинается миссия по спасению знака. В итоге помимо ответа на отказ приходится подавать еще одну заявку на нужные классы МКТУ, заново платить пошлину и заново проходить экспертизу. Там возникают свои сложности, но в итоге их удается решить.

И это еще хорошо, если все обернулось именно так. Во-первых, компании попался адекватный поверенный, который стал выяснять задачу — зачем вообще нужен знак этой компании. Другой мог бы просто механически выполнить задачу сделать ответ на отказ, и на этом его «полномочия — всё, окончены». Компания получила бы регистрацию, но эта регистрация оказалась бы бесполезной для бизнеса.

Во-вторых, этот знак могла бы зарегистрировать другая компания на услуги интернет-магазинов. Ну а дальше претензии, суды, перспектива попасть на ребрендинг, заплатить компенсации и лишиться домена. И зарегистрированный знак тут вообще никак бы не помог — он же действует не на услуги интернет-магазина, а на товары в классах № 7, № 8 и № 9. В отношении магазинов этого знака считайте что нет.

Или другой пример. Представьте, что предприниматель открыл закусочную с доставкой и придумал для нее оригинальное название, пусть будет, например, «Шаурмонстр». Дальше он регистрирует название как товарный знак на класс МКТУ № 43 — услуги общественного питания. В перечне услуг он указал «закусочные, кафе, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом». Вроде все правильно, знак зарегистрировали, и он действует. Людям нравится эта игра слов, бренд набирает популярность.

Потом появляется конкурент и регистрирует название «Шаурмонстр», только не на услуги общепита в классе № 43, а на сами продукты питания — это классы № 29 и № 30. Теперь он может производить шаурму «Шаурмонстр» и продавать ее в супермаркетах или своих магазинах. Вспомните бутерброды в вакуумных упаковках, которые продаются в супермаркетах, — вот это оно. И первый «Шаурмонстр» не сможет ему помешать: его же знак действует на услуги общепита, а этот предприниматель зарегистрировал название самих продуктов.

Но ведь изначально бренд был на доставку, следовательно, новый конкурент не может доставлять, так? Так. В этой части регистрация защищает владельца первого бренда: конкурент и правда не сможет открыть свою точку и запустить доставку. Но вот нюанс: он может отправлять свою шаурму на доставку через какой-нибудь сторонний сервис вроде «Деливери Клаб».

Получается, теперь в интернете можно заказать «Шаурмонстр» разных производителей. И новый конкурент формально не будет нарушать права первого правообладателя: он же продает готовую еду, а сама доставка уже идет под брендом «Деливери Клаб».

А надо было внимательнее подбирать товары и услуги. Нужные позиции могут найтись в самых неожиданных местах МКТУ. Например, если компания планирует выпускать не только обычную еду, но и что-то диетическое, тут нужно вообще идти в класс МКТУ № 5 с фармацевтическими товарами, диетическое питание находится там. Если его пропустить, то товарный знак не будет защищать часть меню и этим потом кто-то может воспользоваться.

На первый взгляд может показаться, что перечень товаров и услуг — это что-то вроде ОКВЭДов: мол, выбрал какие-то там классы — и всё, готово. А на деле классификатор МКТУ — это просто справочник, причем с достаточно своеобразной логикой, которая ни к чему не обязывает ни Роспатент, ни суды. И если предприниматель что-то там не учел в перечне, то это его проблема, а не государства.

На деле нужно смотреть не просто на классы, а на однородность конкретных товаров и услуг, и учитывать в перечне то, что компания производит сейчас и планирует начать в ближайшие годы. Для этого перед подачей заявки стоит прочитать не просто заголовки классов, а весь классификатор целиком вместе с Лексико-семантическим идентификатором. А по-хорошему — еще и посмотреть судебную практику по оценке однородности нужных товаров.