Во-первых, как отмечал еще И. Я. Хейфец, одним из первых отечественных юристов исследовавший проблему различия рассматриваемых объектов, «товарный знак и фирменное наименование являются разными институтами, хотя и близкими: первый из них призван индивидуализировать товар, а второй – предприятие».[171]
Таким образом, если товарный знак позволяет отличать товар или услуги организации, то фирма указывает на предпринимателя без какой-либо ссылки на поставляемые им на рынок товары и характеризует репутацию коммерческой организации в целом.Во-вторых, право на товарный знак охраняется только в пределах России, т. е. в пределах страны, где знак зарегистрирован, а право на фирму охраняется не только на территории, где находится и осуществляет свою деятельность коммерческая организация, но и во всех других странах, участвующих в Парижской конвенции по охране промышленной собственности (с соблюдением требований их национального законодательства, но без условия регистрации в этих странах). Поэтому территория действия исключительного права на фирменное наименование шире, чем территория действия исключительного права на товарный знак.
В-третьих, товарный знак, в отличие от фирменного наименования, может существовать не только в словесной, но и в иной форме. Следовательно, возможность столкновения прав на указанные объекты существует лишь в отношении словесных товарных знаков либо комбинированных обозначений со словесным элементом. Кроме того, фирменное наименование содержит ряд обязательных реквизитов. Поэтому даже если речь идет о названных формах выражения товарных знаков, полное их совпадение с фирменными наименованиями невозможно. Как правило, совпасть с товарным знаком может лишь вспомогательная (условная) часть фирменного наименования.[172]
В-четвертых, право на товарный знак обязывает конкурентов воздерживаться главным образом от использования данного обозначения на товарах и их упаковке, а право на фирменное наименование, в свою очередь, ограничивает иные формы деловой активности конкурентов, которые не затрагиваются правом на товарный знак.[173]
В-пятых, в отличие от права на товарный знак право на фирму не подлежит уступке (за исключением случая передачи фирменного наименования другому лицу одновременно с передачей самого предприятия в соответствии с п. 12 Положения о фирме, ст. 132, п. 2 ст. 559 ГК РФ). В свою очередь, уступка права на товарный знак возможна в отношении как всех, так и части товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. При этом Закон РФ о товарных знаках не связывает передачу права на товарный знак с передачей имущества, с помощью которого изготовляется маркируемый товарным знаком товар.[174]
Следует подчеркнуть, что до принятия второй части ГК РФ не допускалась выдача разрешений на использование фирменных наименований. Сейчас в соответствии со ст. 1027 ГК РФ право на использование фирменного наименования может быть предоставлено другому лицу по договору коммерческой концессии. Однако предоставление права на использование фирменного наименования другому лицу по лицензионному договору не допускается, чего нельзя сказать о товарных знаках.Заметим, что при предоставлении права на использование товарного знака по договору коммерческой концессии и лицензионному договору указанный объект подлежит использованию в том виде, в котором охраняется. В свою очередь, при предоставлении права на использование фирмы в рамках договора коммерческой концессии обычно используется не все фирменное наименование, а только его условная часть. Это вполне объяснимо, ибо корпус фирмы-правообладателя далеко не всегда соответствует организационно-правовой форме пользователя. Между тем использование в коммерческом обороте лишь части фирменного наименования в настоящее время законодательством не регламентируется, что должно быть учтено при разработке Закона о фирменных наименованиях.