Утверждая, что истец не подал соответствующей заявки в период приоритетной регистрации доменных имен за обладателями товарных знаков; Красиков В.В. не имел информации о существовании в городе Липецке ООО «Сантехоптторг» и о принадлежности указанной организации исключительных прав на товарный знак, суд апелляционной инстанции не учел того, что ст. 1484 ГК РФ не предусматривает никаких ограничений в реализации обладателем исключительного права на товарный знак при его размещении в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Условия о так называемой «приоритетной регистрации» доменных имен содержались только в Положении о приоритетной регистрации доменных имен в домене .РФ, разработанным Автономной некоммерческой организацией «Координационный центр национального домена сети Интернет», являющейся также ответчиком по настоящему делу. Применяя названное Положение, судом апелляционной инстанции не учтено, что оно не является нормативным правовым актом. В данном случае подлежат применению положения ст. 1229, 1484 ГК РФ, которые не были применены судом апелляционной инстанции. Соответственно, не устанавливались обстоятельства, связанные с применением данных норм закона.
Кроме того, информация о зарегистрированных товарных знаках является общедоступной и предоставляется Роспатентом любым третьим лицам.
Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Согласно ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. (далее – Парижская конвенция), ратифицированной Союзом ССР 19.09.1968 г., участники Конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.
В постановлении № 5560/08 от 11.11.2008 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10-bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
Суд апелляционной инстанции не дал правовой оценки доводам истца о том, что при регистрации домена «тёплыйдом.рф» использовано словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу; товарный знак истца является словесным, в котором лишь оригинально исполнена буква «Д»; истец является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени «тёплыйдом.рф»; в российской зоне сети Интернет доменное имя «тёплыйдом.рф» администрируется Красиковым В.В. – лицом, не имеющим отношения к бизнесу истца и не получившим его согласия на использование товарного знака.
При проверке данных доводов истца суду необходимо учесть, что в соответствии с п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 122 от 13.12.2007 г. вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.
Установление факта того, что при регистрации домена «тёплыйдом.рф» использовано словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, имеет существенное значение для правильного разрешения спора, поскольку совпадение доменного имени второго уровня с товарным знаком истца является препятствием истцу использовать свои товарные знаки в доменном имени второго уровня в российском сегменте сети Интернет.