Нейминг 3.0. Как придумать и защитить название

На практике мы сталкивались со следующей ситуацией: на регистрацию было подано обозначение «МС Trade» в отношении услуг 35 класса, в том числе по продаже товаров. Экспертом патентного ведомства было указано на то, что элемент МС представляет собой отдельные буквы, которые не имеют оригинального графического и композиционного исполнения, он не обладает различительной способностью. Кроме того, элемент Trade является неохраняемым, поскольку указывает на вид и назначение услуг, в частности в отношении торговли, реализации товаров.

Для преодоления препятствий было принято решение о внесении незначительных корректировок в изображение заявленного обозначения.

В защиту доводов регистрации заявленного обозначения было указано на следующее:

– заявленное на регистрацию обозначение представлено в оригинальном шрифтовом исполнении;

– MCTrade представляет собой единый словесный элемент, способно восприниматься потребителем как единый словесный элемент;

– заявитель по заявке является обладателем одноименного доменного имени (www.mctrade.ru). С 2002 года в сети Интернет функционирует одноименный сайт;

– заявитель является обладателем исключительного права на фирменное наименование ООО «Фирма ЭмСиТрейд»;

– были предоставлены сведения в количественном размере о заключенных гражданско-правовых договорах;

– сведения о рекламе с 2004 по 2012 год (копии страниц журналов, рекламные ролики, аналитические справки затратной части на рекламу).

2. Заявленное обозначение вводит потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

На регистрацию было заявлено обозначение Lesoto, правообладателем товарного знака является ООО «Аквадело» (г. Екатеринбург). Правовая охрана ТЗ испрашивалась в отношении товаров 11 класса (кулеры для воды).

В решении об отказе в регистрации товарного знака основные доводы эксперта сводились к следующему: заявленное обозначение вводит потребителя в заблуждение, поскольку словесный элемент представляет собой географическое наименование (название Южно-Африканского государства Лесото). При оспаривании решения об отказе в регистрации было указано на следующее: южноафриканское государство находится на расстоянии 9548 км от российской столицы. Между Королевством Лесото и РФ не установлено прямого авиа- и морского сообщения. Информация о товарообороте между Российской Федерацией и Королевством отсутствует. Дополнительным и основным доказательством в защиту регистрации явились проведенные социологические опросы среды потребителей.

Абсолютное большинство (88%) респондентов полагают, что использование названия Lesoto не означает, что данные кулеры произведены в Королевстве Лесото. Регистрация товарного знака осуществлялась в течение трех лет, в результате товарный знак удалось зарегистрировать за счет мотивированных доводов и сбора доказательств.

3. Заявленное на регистрацию обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Понятие сходства до степени смешения можно оценить как специфичное основание, его оценка требует специальных знаний и опыта.

Следует учитывать, что если сравниваемые обозначения имеют отдельные отличия, но в целом ассоциируются друг с другом, то они считаются сходными до степени смешения.

Прежде всего сходство до степени смешения учитывается в отношении однородных товаров и (или) услуг.

Оценка сходства до степени смешения осуществляется с учетом следующих признаков: фонетика, семантика и графика. В частности, сходными до степени смешения могут признаваться такие обозначения: Skytour vs Skytravel, «Алинка» vs «Аленка», «Ласточка» vs «Ласточка-певунья».

Описываемое основание для отказа в регистрации может быть преодолено. Для этого необходимо:

1) исключить из притязаний те же или однородные товары (услуги);

2) испросить письмо-согласие у правообладателя противопоставленного товарного знака (старшего права).

Как показывает запроса практика писем-согласий, не нужно бояться обращаться за данными документами, особенно если речь идет о крупных зарубежных компаниях. Дополнительно необходимо учитывать, что правообладатель может предоставить такое согласие на возмездной основе. Зачастую письма предоставляются и на безвозмездной основе, как договоритесь.

При подписании данного документа необходимо учитывать требования, устанавливаемые законодательством. В частности, в письме должен быть указан номер заявки обозначения, заявленного на регистрацию, описание обозначения, указание на товары (услуги), реквизиты сторон.

Реквизиты правообладателя должны соответствовать данным согласно реестру товарных знаков.