Доменные споры. Судебная практика в России

По данному делу компания BURGER KING CORPORATION (БУРГЕР КИНГ КОРПОРЕЙШН) обратилась в суд с иском к Маковееву А.В. об обязании прекратить использование словесных обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками «BURGER KING» (свидетельства № 115225 и 381760), в доменных именах burgerking.su и burger-king.su и взыскании 500 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21 февраля 2013 года исковые требования удовлетворены частично: Маковееву А.В. запрещено использование словесных обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками «BURGER KING» (свидетельства № 115225 и 381760) в доменных именах burgerking.su и burger-king.su, а также взыскано 200 тыс. руб. компенсации в пользу компании.

Постановлением 9ААС от 17 мая 2013 года указанный судебный акт оставлен без изменения.

При принятии постановления по данному делу Суд по интеллектуальным правам сослался на ст. 1484, пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, п. 4 ст. 1515, п. 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года № 5/29, постановление Президиума ВАС от 20 ноября 2012 года № 8953/12.

По мнению суда кассационной инстанции, суды, установив, что ответчиком без согласия истца в доменных именах используются обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками компании, что является препятствием для компании использовать свои товарные знаки в российском сегменте сети Интернет, пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца.

Таким образом, правильность применения судами всех вышеперечисленных норм права Суд по интеллектуальным правам фактически обосновал только тем, что нет согласия правообладателя истца на использование в доменных именах обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками компании.

Вместе с тем, в силу закона такое согласие не требуется.

Представляется, что при принятии данного постановления Суд по интеллектуальным правам не определил критерии, при наличии которых в совокупности имеет место нарушение исключительных прав на товарный знак, предусмотренное, в частности, ст. 1484 ГК РФ.

В результате чего вывод Суда по интеллектуальным правам о наличии оснований для удовлетворения требований истца, на наш взгляд, является недостаточно обоснованным.

Домены kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф

Постановлением от 9 октября 2013 года по делу № А40-113089/12 Суд по интеллектуальным правам решение Арбитражного суда г. Москвы от 5 марта 2013 года и постановление 9ААС от 5 июня 2013 года оставил без изменения, кассационную жалобу Кулагина А.А. без удовлетворения.

По данному делу ООО «Коммерстейт» просило суд:

• обязать ответчика прекратить незаконное использование доменов kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф;

• признать права истца на администрирование доменных имен kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф;

• обязать ответчика передать истцу права администрирования доменов kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 5 марта 2013 года, оставленными без изменения постановлением 9ААС от 5 июня 2013 года, суд обязал Кулагина А.А. прекратить использование доменных имен kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф. В удовлетворении остальной части иска отказал.

При принятии постановления по данному делу Суд по интеллектуальным правам сослался на ст. 1484, пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, постановление Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 года № 55560/08.

Как отметил Суд по интеллектуальным правам, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 года № 55560/08, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной ст. 10-bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: 1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; 2) у владельца домена нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; 3) оно зарегистрировано и используется недобросовестно.