2. Могут возникнуть проблемы при определении однородности товаров в контексте абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках.
3. Не ясно, к каким источникам должны обращаться эксперты при исследовании заявленного обозначения на новизну в отношении охраняемых в РФ фирменных наименований, права на которые принадлежат другим лицам.
В силу названных причин отсутствует четкий подход к толкованию условий, составляющих основание для отказа в регистрации товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование, как со стороны судебных инстанций, так и Роспатента. В связи с этим, анализируя условия, при наличии которых обозначение, тождественное чужому фирменному наименованию, не может быть зарегистрировано, отметим, что право на фирменное наименование должно принадлежать правообладателю ранее даты подачи третьим лицом заявки на тождественный или сходный товарный знак. Вместе с тем момент возникновения права на фирму не всегда учитывается при рассмотрении соответствующих споров. В настоящее время право на фирму возникает в явочном порядке, но в соответствии с ГК РФ (п. 4 ст. 54) ожидается переход к специальной регистрационной системе.[284]
Полагаем, что определение в Законе РФ «О фирменных наименованиях» специального порядка регистрации фирменных наименований, соответствующего органа, который будет регистрировать данные объекты промышленной собственности, а следовательно, появление упорядоченных данных о фирменных наименованиях всех юридических лиц (например, в Государственном реестре фирменных наименований) даст возможность экспертам проверять новизну заявленных на регистрацию товарных знаков, сопоставляя их с зарегистрированными фирмами. Осуществление подобной регистрации может быть возложено на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Однако не исключена регистрация фирменных наименований и на региональном уровне. На основе зарубежного опыта возможно создание специальных служб, которые за определенную плату могут вести постоянный мониторинг регистрации фирменных наименований в рамках страны.[285] В ближайшее время при проведении экспертизы Роспатент сможет учитывать сведения о фирменных наименованиях, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, который в соответствии со ст. 4 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»[286] является федеральным информационным ресурсом.В настоящее время вполне возможно бесконфликтное сосуществование одинаковых товарных знаков и фирменных наименований. Как отмечалось, в абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках сказано о правах на фирму в отношении однородных товаров. Это указание законодательства свидетельствует о том, что, если предприниматели не выпускают аналогичную продукцию и не оказывают одинаковые услуги, то использование в товарном знаке чужого фирменного наименования не исключено. В связи с этим нужно подчеркнуть, что в учредительных документах коммерческих организаций предмет их деятельности определяется, как правило, очень широко. Следовательно, практически любой указанный в заявке на регистрацию знака товар может попасть под определение однородного товара. Поэтому должны учитываться те сферы деятельности, где организация действительно активно использует фирменное наименование, например, оказывает определенные услуги, завоевавшие репутацию у потребителей. Заметим, что в государственный реестр юридических лиц вносятся копии учредительных документов, а также сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом, позволяющие установить сферу деятельности юридического лица (ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»).
Согласно абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках заявленное обозначение не должно быть тождественным промышленным образцам, права на которые в РФ принадлежат другим лицам. Полагаем, что сопоставление заявленного обозначения с зарегистрированными в РФ промышленными образцами особой сложности не вызывает и должно проводиться при проверке товарного знака на тождество и сходство.[287]